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Home » English » Knowledge & Resources » Articles » Patent Law Articles » Observancia de Derechos y Represión de Ilícitos en el Derecho Mexicano de Patentes

Observancia de Derechos y Represión de Ilícitos en el Derecho Mexicano de Patentes

By Luis C. Schmidt, Partner
Derecho de Patentes
Observancia en Diversos Países, LexisNexis Depalma.
Breve Análisis del Sistema de Represión de Ilícitos en Materia de Patentes

I. Generalidades del Sistema Patentario Mexicano

1. Ley de la Propiedad Industrial

México protege las invenciones, producto del intelecto y creatividad humanas, a través de la Ley de la Propiedad Industrial de 1991565, reformada en 1994566. Diversos estatutos se encargaron de la protección de invenciones en el pasado, concretamente desde el decreto de las Cortes Españolas del 2 de octubre de 1820, primer ordenamiento que hizo referencia a este tipo de protección, hasta la Ley de Invenciones y Marcas del 30 de diciembre de 1975567, reformada en 1987568, la cual es antecesora de la Ley de la Propiedad Industrial (en lo sucesivo LPI).
El estatuto mexicano de 1991 recoge la clásica fórmula del derecho de la propiedad industrial, y la divide en patentes y marcas, o creaciones nuevas y signos distintivos569, como los define la doctrina en ese país. Así, por "creaciones nuevas" o "creaciones industriales" la doctrina se refiere a las patentes de invención, modelos de utilidad, modelos industriales, dibujos industriales, secretos industriales, circuitos integrados y variedades vegetales, todas ellas figuras contempladas en la propia LPI, excepto las variedades vegetales, reguladas en la Ley de Variedades Vegetales570. Las creaciones nuevas comparten, en mayor o menor medida, los principios característicos de las patentes, esto es, el de novedad, actividad inventiva y aplicación industrial.
El objeto de protección de la patente lo constituye la invención, definida por la LPI como "toda creación humana que permita transformar la materia o la energía que existe en la naturaleza para su aprovechamiento por el hombre y satisfacer sus necesidades concretas"571. La ley no define el término patente, sin embargo, la doctrina se ha encargado de hacerlo al señalar que "la patente es el documento expedido por el Estado para hacer constar el derecho exclusivo temporal que una persona física o jurídica tiene para explotar a nivel industrial un invento que reúna las exigencias legales"572. Y por "exigencias legales" la LPI se refiere, según lo mencionado anteriormente, a los requisitos de novedad, actividad inventiva y aplicación industrial573.

2. Los derechos de la patente

No hay en la LPI un precepto único en el que converjan todos los derechos que este instrumento jurídico reconoce a favor del titular de la patente. Sin embargo, el art. 25574 establece prerrogativas diversas, relativas a la posibilidad de oponerse al uso y explotación de la invención objeto de la patente —según se trate de un producto o procedimiento de invención—, lo cual implica actos de "no hacer". Pero el derecho exclusivo se extiende a la facultad de usar y explotar la invención en exclusiva, lo cual atiende al criterio de "hace?', entendido en el sentido "positivo" de actuar, salvo que el titular esté impedido a hacer el uso por sí mismo, cuando al hacerlo invada una patente tercera575.

II. El Régimen de Infracciones Administrativas

1. Presupuestos de la infracción de patentes

Desde 1994, en México, la usurpación de patentes se ha perseguido mediante un sistema sui generis de infracción administrativa, en el que la misma oficina que expide la patente se encarga de la observancia de los derechos que emanan de ésta. Dicho sistema no es exclusivo de la legislación vigente y se remonta a ordenamientos anteriores a ésta, al menos en lo que se refiere a la Ley de Invenciones y Marcas de 1976 y la Ley de la Propiedad Industrial de 1943576.
Las leyes de 1975 y de 1991, con anterioridad a la de 1994, contemplaban disposiciones y sanciones de índole penal, coexistentes con el sistema de infracciones administrativas577. La diferencia entre ambos regímenes punitivos atendía a los distintos niveles de sanción —multas por infracción y penas privativas de libertad por acción penal—. Obviamente, la aplicación del criterio diferenciador debía regirse teniendo en cuenta el nivel de gravedad de la conducta. Así, la infracción administrativa debía ser procedente en los casos en que la conducta violatoria fuera menos grave y los delitos reservarse a aquellos otros en los que el nivel de gravedad fuera superior. Sin embargo, el "sistema dualista" estaba condenado al desuso - al menos por lo que respecta a la parte penal - por cuestiones de índole técnico, pero asimismo por la imposibilidad en el trazo de una línea de frontera clara, precisa y objetiva, que distinguiera entre las disposiciones de infracción y delito. Los casos que los particulares ventilaban ante las autoridades administrativas o penales se complicaban con frecuencia, lo cual se traducía en discrecionalidad, subjetiva, y en el último de los análisis, inseguridad jurídica. La consecuencia final fue por supuesto la despenalización de la mayoría de delitos de la propiedad industrial, lo cual se produjo al reformarse en 1994, la Ley de Fomento y Protección de lal Propiedad Industrial de 1991.
El caso particular de patentes fue distinto al de marcas y demás signos distintivos, toda vez que en las legislaciones de 1943, 1976 y 1991, la usurpación de derechos sobre patentes se persiguió como delito y en 1994 se redujo a infracciones.  Se desconoce la razón precisa, pero en mucho fue siguiendo la tendencia general a despenalizar y así dejar la sanción penal a la falsificación de marcas, fundamentalmente. En virtud de lo anterior, a partir de 1994, la competencia para resolver los ilícitos en materia de patentes fue conferida al naciente Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), a través del sistema de infracciones administrativas. Nadie pues más que el IMPI parecía tener injerencia en la resolución de litigios en materia patentaria.

2. Posturas a favor y en contra del sistema

El régimen de infracciones administrativas tiene una razón de ser básica y fundamental: pretende conferir jurisdicción sobre disputas en materia de patente y demás derechos de la propiedad industrial —cuya naturaleza es eminentemente técnica— a la autoridad experta del tema y de las disposiciones sustantivas de las legislaciones de propiedad industrial y derecho de autor. Lo anterior se ha justificado mayormente en un país como México, en el que la justicia civil es cuestionada en cuanto a su calidad y eficacia, máxime por tratarse de temas de orden técnico derivados de leyes especiales, completamente ignoradas por los jueces. Adicionalmente, el procedimiento civil es lento, por lo general, lleno de incidentes y recursos, lo cual produce que el administrativo resulte atractivo, por lo sencillo y expedito. Sin embargo, para algunos el sistema de infracciones administrativas ha resultado inoperante, al haberse depositado en la autoridad encargada del trámite y concesión de patentes. Dicha autoridad ejerce, materialmente hablando, una función que corresponde en realidad al órgano jurisdiccional emanado del Poder Judicial. Quienes sostienen esta postura insisten que sólo este último está provisto de los elementos, recursos e infraestructura necesarios para el ejercicio de la tarea de juzgar. Así pues, al no pertenecer a su ámbito real y objetivo de funciones, la autoridad administrativa está siendo rebasada por la cantidad y complejidad de los asuntos contenciosos a su cargo, no obstante la clara intención del legislador de 1991 por establecer un procedimiento sumario y simple578.
A pesar de las muy diversas dificultades que ha enfrentado a través del tiempo, el IMPI ha realizado una buena labor en el campo contencioso. La lucha por presupuesto y recursos ha sido permanente, siempre enfocando su acción al abatimiento de rezago y al mejoramiento de la calidad de sus resoluciones y opiniones. El Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, por supuesto vino a detonar la demanda de más y Mejores servicios en materia de propiedad industrial. El número de solicitudes de patentes y marcas se vio incrementado y en el mismo sentido, el número de asuntos contenciosos579. En lo que respecta a litigio de patentes, éste fue creciendo poco a poco y no obstante el porcentaje se mantiene reducido frente al de marcas, día a día pueden verse más casos complejos, algunos de ellos de grandes cuantías monetarias580.
De lo anterior se aprecia la tendencia existente desde hace alguna década a solventar las disputas sobre derechos de patente a través del sistema de infracciones administrativas. Asimismo, se puede constatar la tendencia creciente, ello debido al factor económico desde luego, porque México es un mercado atractivo, pero también por el jurídico, en lo sustantivo y procesal, debido a que hay una mejor ley de patentes y mejores procedimientos para resolver disputas y reprimir ilícitos.

3. Causales de infracción

La elección de jurisdicción en las infracciones administrativas no es una tarea difícil, ya que el IMPI surge como el único órgano competente. Desde el punto de vista jurídico constituye un organismo descentralizado de la Administración Pública, lo cual significa que cuenta con patrimonio y personalidad jurídica propias, que lo rigen de manera autónoma e independiente de la Administración centralizada. Entre las facultades con que cuenta se mencionan aquellas tendientes a la sustanciación de procedimientos represivos de los ilícitos a los derechos de la propiedad industrial 581 .
El procedimiento de infracción está apoyado en la existencia de una serie de disposiciones legales conocidas como "causales de infracción", en las que se tipifican conductas ilícitas relativas a los distintos derechos conferidos por la LPI.
Con relación a las causales de infracción en patentes, el art. 213 de la LPI establece:
Art. 213. Son infracciones administrativas:
I...]
"II. Hacer aparecer como productos patentados aquellos que no lo estén. Si la patente ha caducado o fue declarada nula, se incurrirá en la infracción después de un año de la fecha de caducidad o, en su caso, de la fecha en que haya quedado firme la declaración de nulidad...; .
"XI.Fabricar o elaborar productos amparados por una patente o por un registro de modelo de utilidad o diseño industrial, sin consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva;
"XII. Ofrecer en venta o poner en circulación productos amparados por una patente o por un registro de modelo de utilidad o diseño industrial, a sabiendas de que fueron fabricados o elaborados sin consentimiento del titular de la patente o registro o sin la licencia respectiva;
"XIII Utilizar procesos patentados, sin consentimiento del titular de la patente o sin la licencia respectiva;
"XIV.Ofrecer en venta o poner en circulación productos que sean resultado de la utilización de procesos patentados, a sabiendas que fueron utilizados sin el consentimiento del titular de la patente o de quien tuviera una licencia de explotación;
"XV.Reproducir o imitar diseños industriales protegidos por un registro, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva".

4. Procedimiento administrativo

Respecto del procedimiento mismo, como fue expuesto líneas arriba, éste se ventila ante el IMPI, comenzando con la presentación de un escrito al que técnicamente se le llama "solicitud de declaración administrativa de infracción"582, aunque en la práctica se le conoce como "demanda". La solicitud o demanda debe formularse por escrito y debe estar firmada por el solicitante o su apoderado583. La parte solicitante o "actora" —como hay quien así la refiere—debe acreditar legítimo interés en la causa que persigue584. Asimismo, la acción puede iniciarse de oficio585, siendo el IMPI la autoridad competente para presentarla, sin que la LPI sea clara si en representación de la sociedad o de algún interés en lo particular. La actuación de oficio del IMPI en todo caso debe fundarse en el cumplimiento del deber que le atribuyen la ley y la Administración Pública 586.
En general, poco se ha explorado sobre la naturaleza de este procedimiento sui generis, toda vez que la ley lo considera como de investigación587, siendo que a su vez es de tipo contencioso588 o inter partes, usando el vocablo latino. Por lo tanto, se trata de un híbrido que conforma o integra las características de uno y otro procedimiento.
Según se mencionó en los párrafos precedentes, el solicitante o "actor" inicia el proceso589 y de hecho sobre éste recae la carga probatoria, salvo que de conformidad con las reglas procesales dicha carga deba recaer en la demandada, por operación de ley o por las defensas "afirmativas" o excepciones que oponga. A la solicitante corresponde, pues, formular demandas y alegatos, ofrecer pruebas y participar en su desahogo, entre otros.
La labor del IMPI va más allá que la de un simple investigador de ilícitos. Su función es en realidad la de administrador de un procedimiento que se sigue en forma de juicio, en el que se encarga de la coordinación de etapas y plazos y del control de la actuación de las partes, las cuales, a su vez, deben acreditar los requisitos previos al procedimiento, y dentro del mismo590, producir sus argumentos legales y aportar pruebas. Su intervención culmina con la emisión de una resolución en forma de sentencia, por la que declara y aun constituye derechos u obligaciones. En otras palabras, el IMPI funge como juzgador en un procedimiento entre partes, más que investigador de infracciones administrativas.
Volviendo ala etapa inicial del procedimiento, el IMPI comienza su intervención al admitir la solicitud formulada por la "actora" o en su defecto, desecharla por improcedente. Después de admitida, el IMPI procede a emplazar a la presunta infractora o "demandada", concediéndole un plazo de diez días hábiles para dar respuesta a la solicitud591. Los arts. 189 y 190 de la LPI establecen los requisitos formales que el escrito de solicitud debe cumplir como el objeto, descripción de hechos y fundamentos de derecho, además de las pruebas que se ofrezcan en apoyo de la causa. El solicitante interesado debe proporcionar su domicilio para oír y recibir notificaciones dentro del territorio nacional, además los datos y domicilio del presunto infractor y de la fábrica, establecimiento o almacén donde se localiza la unidad de producción o los productos objeto de la infracción592.
Las peculiaridades del procedimiento administrativo se manifiestan en la forma en como se estructura y organiza, siendo que su objetivo fundamental es el de resolver disputas sobre temas técnicos, bajo un procedimiento simple y sumario, a diferencia del procedimiento civil, en el que se observan más etapas en su instrucción, como lo son la probatoria y de alegatos, además de una serie de incidentes cuya finalidad es atacar los vicios formales suscitados durante el procedimiento593.
Respecto de las pruebas, la LPI contempla ciertas reglas procesales aplicables al respecto, como lo es el que éstas deben acompañarse al escrito de demanda o contestación594, y que a las partes les está permitido ofrecer todas aquellas aceptadas por el Código Procesal Civil Federal —el cual se aplica supletoriamente—, con ciertas limitaciones595. A veces, el desahogo de pruebas requiere de preparación, sobre todo aquellas que son complejas o colegiadas, como la pericial. En estos casos resulta necesario abrir un espacio de tiempo dentro del procedimiento, el cual sin que la ley lo especifique, viene a convertirse en una especie de fase probatoria. Hay otro tipo de pruebas que se ofrecen y desahogan a través de visitas de inspección. De hecho el IMPI tiene la plena jurisdicción para conducir dichas visitas a través de un procedimiento específicamente contemplado en la LPI596.
Cabe destacar que una vez cerrada la instrucción del IMPI procede a resolver597, ordenando la cesación del acto ilícito en forma definitiva, en caso de que encuentre elementos para dictarla en ese sentido y de ser así, procede a aplicar sanciones administrativas tales como multas y clausuras, además del apercibimiento a sanciones mayores, aplicables por la continuidad de la infracción o por reincidencias598. Sin embargo, por tratarse de una autoridad administrativa, no está en su esfera de facultades el dictar condenas de daños y perjuicios599.
Definitivamente, el procedimiento de infracción administrativa no fue diseñado para casos de patentes. El legislador tuvo en mente el esquema del procedimiento marcario, el cual permite plazos más reducidos y en el que las pruebas, por lo general documentales, se desahogan por su propia naturaleza, sin necesidad de actos preparatorios. En patentes se recurre frecuentemente al peritaje y a las pruebas de índole técnico, lo que de suyo aumenta el nivel de complejidad del caso. Por otra parte, los plazos de contestación de la demanda son exageradamente reducidos, sobre todo si se toma en cuenta que dentro de los 10 días que la ley confiere, deberán recabarse, ofrecerse y exhibirse la totalidad de las pruebas, que serán utilizadas en descargo de la parte demandada600. Asimismo, dentro de este plazo deberá ejercitarse la acción en vía de reconvención a cargo de la parte demandada, acompañada de las pruebas que le sirvan de apoyo601. En tal virtud, si por ejemplo, la presunta infractora reconviene la nulidad de la patente, base de la acción, por falta de novedad o concepto inventivo, tendrá que apresurarse para que dentro de los 10 días hábiles en que conozca de la acción en su contra, prepare su defensa con todo y pruebas y prepare la reconvención, también con pruebas602.

5. Recursos legales contra la resolución

En México existe una figura denominada "amparo" que los gobernados pueden utilizar a fin de recurrir las resoluciones de autoridades como el IMPI. El amparo es distinto a la casación, el recurso de revisión y la apelación, y más bien se centra en la protección y preservación de libertades y garantías constitucionales, entre ellas la de audiencia y debido proceso legal603. El art. 103, constitucional, define el alcance y naturaleza del juicio de amparo al decir que "los tribunales de la federación, resolverán toda controversia que se suscite:
I.                     Por  leyes o actos de autoridad que violen garantías individuales;
II.                   II. Por leyes o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados;
III.                  Por leyes o actos de las autoridades de éstos que invadan la esfera de
la autoridad federal"604.
En el caso de resoluciones como las del IMPI que contravienen garantías individuales, procederá el amparo por constituir "actos de autoridad" violatorios de las mismas. Y la contravención se produce cuando dichas resoluciones no están debidamente fundadas o motivadas o en general, cuando no se apegan a derecho.
El amparo, según las características que presente, se sigue ante el Juzgado de Distrito —en caso de amparo indirecto o binstancial—cuya sentencia puede ser revisada por el Tribunal Colegiado de Circuito, o directamente ante el Tribunal Colegiado de Circuito —en caso de amparo directo o uninstancial—. Las causas para acudir a uno o a otro juicio pueden variar, pero por lo general se distinguen en razón de que el primero procede contra actos (resoluciones) provenientes de autoridad distinta a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo605. Dichos actos de autoridad pueden dictarse dentro de "procedimientos seguidos en forma de juicio", sin que la autoridad que los emite sea un tribunal propiamente hablando606. Como requisito adicional, la Ley de Amparo establece que los actos que se recurran en amparo indirecto deben tener por objeto resolver, en definitiva, la petición del gobernado —solicitante de la infracción administrativa—, salvo ciertas excepciones, por las que puede recurrirse al amparo durante el procedimiento, antes de su conclusión, si la autoridad comete violaciones que dejen sin defensa o derechos al "quejoso" o promotor del amparo607 o que sean de imposible reparación608. La resolución del Juzgado de Distrito puede revisarla el Tribunal Colegiado, lo cual no sucede en el amparo directo en el que la resolución que pone fin al juicio y que dicta el tribunal judicial o administrativo, debe impugnarse sólo ante el Colegiado609.
El amparo constituye un juicio seguido ante tribunales federales. Es un juicio de "control constitucional" y no de anulación de sentencia, resolución o acto o de "control de legalidad610. Por lo tanto, lo que el tribunal de amparo hace es revisar la resolución de la autoridad responsable a la luz de las garantías individuales que pudieron haberse violado y de estimar su violación, normalmente ordena que la autoridad responsable emita un nuevo acto, corrigiendo o subsanando el que fue objeto de la impugnación. El juez procede a revisar el fondo del asunto sólo si el quejoso plantea su demanda de amparo en ese sentido, esto es, si los conceptos de violación que formula se enfocan a la aplicación de fondo de la ley sustantiva, como es el caso de la LPI. Sin embargo, lo anterior ocurre con poca frecuencia. A la sentencia de amparo que ordena a la autoridad responsable subsanar las violaciones en las que incurre, se le denomina "sentencia para efectos"611 y al acto por el que la autoridad responsable la sustancia se le conoce como "cumplimiento de ejecutoria"612. Las sentencias de amparo, por lo tanto, difieren de las resoluciones sobre recursos de casación o apelación, en que aquéllas no tienen por propósito anular la resolución de la autoridad responsable, sino revisarla yen su caso ajustarla al orden constitucional. De forma similar, el juez de amparo está impedido de revisar los hechos, materia de controversia, resueltos por el a quo, y, en general, para sustituir a la autoridad inferior cuyo acto revisa613. Es por lo tanto la autoridad responsable la que debe emitir un nuevo acto en cumplimiento de lo que el juez le ordena.
Muchos han criticado el juicio de amparo por cuanto, por lo general, las resoluciones "en cumplimiento de ejecutoria" son recurridas a través de nuevos juicios de amparo, sobre todo cuando la autoridad responsable al emitir la nueva resolución, vuelve a conculcar garantías. Dadas las características del amparo para efectos y la posibilidad de que las partes promuevan amparos cada vez que la autoridad cumpla ejecutorias, los procedimientos de infracción administrativa pueden extenderse indefinidamente.

B. Problemas específicos relativos a la Observancia de Derechos 

I. Supletoriedad, Recurso de Revisión y Juicio Contencioso: La Nueva Practica  

1. Generalidades

En los últimos años el sistema procesal patentario y de propiedad intelectual en general, ha experimentado grandes cambios y transformaciones. Ello obedece a que los principios y criterios rectores tradicionales, a los cuales se ha hecho referencia a lo largo del presente trabajo, han comenzado a mutar, quizá por las deficiencias y lagunas del sistema de infracciones administrativas.
De acuerdo con lo expuesto, el sistema administrativo es insuficiente de imperfecto. Sus debilidades y defectos son mayores a sus fortalezas y virtudes. Por una parte, se limita a la imposición de sanciones administrativas, por lo que no puede emplearse para condenar daños. La autoridad administrativa está limitada en cuanto a su esfera competencial. Por otra parte, el pretendido "juicio sumario", en la práctica, puede extenderse más allá que el más largo de los litigios civiles. Y la autoridad experta resulta no serlo en muchos casos, o resulta serlo sólo en el contexto técnico, mas no en el jurídico, por lo que su actividad "jurisdiccional" es a veces cuestionable. Sin embargo, los cambios actuales parecen seguir la tendencia administrativa. Basta observar lo que se han desencadenado en torno al concepto de supletoriedad, así como la aplicabilidad al procedimiento administrativo del recurso de revisión y el juicio ante el Tribunal Federal.

2. Supletoriedad de la Ley Federal de Procedimiento Administrativa

El criterio de supletoriedad ha transtornado la práctica patentaria y, en general, de todo el derecho de la propiedad industrial. Y para entender ese fenómeno debe explicarse, en principio, qué se entiende por supletoriedad y después hacerlo por los argumentos y razonamientos empleados por el legislador mexicano y por el Poder Judicial al dictar jurisprudencia. El de supletoriedad es un concepto muy recurrido en el derecho mexicano, especialmente en materia administrativa. Éste se sostiene en que, por lo general, las leyes sustantivas y adjetivas pueden "suplirse" con la aplicación de ordenamientos cuyos postulados y disposiciones, por su alcance y grado de especificidad, permiten resolver sobre una situación particular no prevista en la ley que se aplica. De esta forma, la ley que suple se convierte en el "apoyo" de la ley suplida.
Existen reglas que rigen la aplicación supletoria de leyes, como la que establece que la ley supletoria debe estar expresamente referida en el ordenamiento suplido y que éste a su vez debe prever la figura jurídica que se pretende suplir614. De esta forma, para que el IMPI pueda invocar la supletoriedad del Código Federal de Procedimientos Civiles, por ejemplo, al prepararse y desahogarse la prueba pericial dentro del procedimiento de infracción administrativa de patentes, la LPI, como ordenamiento que lo regula, deberá prever expresamente la supletoriedad del Código Procesal aludido, y a su vez contemplar la figura de la prueba pericial615.
Como se anticipó en el párrafo anterior, la LPI prevé la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles en la sustanciación de los procedimientos de declaración administrativa, mejor conocidos como "contenciosos" o "jurisdiccionales"616. El título referente a procedimientos administrativos617 y, en concreto, el capítulo relativo al procedimiento de declaración administrativa618, tiene por propósito establecer postulados —específicos en ciertos casos y generales en otros— aplicables a la capacidad legal de los apoderados y representantes de las partes en el litigio619; las características y requisitos de las solicitudes de declaración administrativa—entre ellas la de infracción—, y de la contestación620; notificaciones y plazos621; pruebas622; resolución623; y medidas. provisionales624. La aplicación supletoria del Código Procesal Civil Federal tiene por objeto pues, servir de apoyo a las disposiciones de la LPI, toda vez que las que aquél prevé, por su naturaleza, se extienden y pronuncian a detalle.
No obstante lo anterior, en abril del año 2000 se reformó el ordenamiento procesal administrativo denominado Ley Federal de Procedimiento Administrativo (en lo sucesivo LFPA)625, el cual con anterioridad a dicha reforma regulaba la supletoriedad de las leyes administrativas relacionadas con la Administración Pública centralizada626. El propósito de la reforma fue que el Código Procesal Administrativo extendiera su alcance a organismos descentralizados como el IMPI627. Lo anterior produjo gran polémica, toda vez que entre otros, la LPI no fue reformada para incluir, expresamente, que la LFPA habría de ser aplicable supletoriamente628.
Hacia finales del año 2000, se produjeron los primeros criterios de los tribunales federales, desechando —en algunos casos—, o sobreseyendo —en otros—, amparos promovidos en contra de resoluciones del IMPI, bajo el argumento de que, por la aplicación de la LFPA al procedimiento de declaración administrativa de la LPI, debe agotarse el recurso de revisión previamente a la acción de amparo, por lo que, al no cumplirse con el principio de definitividad, la vía del amparo resultaba improcedente629.
Ciertos tribunales han sostenido que los principios y reglas dictadas por la jurisprudencia no tienen aplicación en el particular, toda vez que Ia LFPA constituye una "ley marco" de "aplicación general", sobre todos los procedimientos administrativos, con excepción de los casos expresamente señalados en la misma LFPA. Por lo tanto, no importa si ésta se publicó con posterioridad a la ley que suple, si la suplencia no está específicamente prevista en ella630. Para dichos tribunales resulta asimismo incuestionable la aplicación supletoria de la LFPA a la LPI, ya que ésta no se excluye del art. 1°, el cual impone excepciones a la supletoriedad de la LFPA631.
Asimismo existe debate entre la doctrina. Hay dos corrientes básicas: por un lado, la que sostiene que la LFPA no es supletoria, al menos a la parte de la LPI que se refiere a procedimientos contenciosos o jurisdiccionales —sobre los que recae la supletoriedad del CFPC—. Apoyados en las ideas de tratadistas del derecho administrativo, señalan que el acto "jurisdiccional" materialmente emitido por una autoridad administrativa, no puede ser calificado como acto administrativo, y, por lo tanto, no debe caer en el ámbito de la LFPA632. En contraposición a lo anterior, algunos señalan que ni la LFPA ni la LPI hacen distinción entre actos administrativos, por lo que la LFPA se aplica tanto a actos ordinarios como jurisdiccionales633. Aun aceptando la división, consideran que dicha doctrina sería inoperante desde el punto de vista procesal, en virtud de que el criterio competencial en el amparo, atiende a la naturaleza de la autoridad y no del acto que emite.
Desde cualquier ángulo que se vea, la problemática resulta compleja, por lo que la incertidumbre, desconcierto y preocupación, habrán de prevalecer en los procesos contenciosos de la LIP, mientras no se produzca una solución de fondo.

3. Recurso de revisión

Desde el punto de vista contencioso, que la LFPA se aplique en forma supletoria a la LPI produce descontrol, ya que confirma la tendencia administrativista en los procedimientos de observancia de derechos de propiedad intelectual. Sin embargo, la confusión no termina ahí, toda vez que la LFPA, como legislación supletoria a la LPI, vendría a modificar la vía de impugnación de los actos de autoridad pronunciados por el IMPI —entre éstos las resoluciones de declaración administrativa—. Así las cosas, a partir de la reforma de mayo de 2000, los particulares afectados por las resoluciones del IMPI ya no acudirían al amparo indirecto, sino al recurso de revisión previsto en la LFPA y que debe interponerse ante el mismo Instituto o de preferirse así, directamente al juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (en adelante Tribunal Federal)634. El recurso de revisión sería optativo por lo que de elegirse como vía debe formularse ante el superior jerárquico de la autoridad que emite el acto impugnado, quien en teoría lo podrá revocar, anular o modificar o, en su defecto, podrá confirmarlo635. Sin embargo, hay voces que sostienen que el recurso es obligatorio, ello en virtud de la reforma del art. 11 (XIII) de la Ley orgánica del Tribunal Federal, el cual establece la procedencia del juicio contencioso administrativo contra resoluciones dictadas por autoridades administrativas "en términos de la LFPA". Para esta corriente el IMPI se rige por las disposiciones de la LFPA al resolver recursos de revisión, mas no al emitir "declaraciones administrativas".

4. Juicio contencioso administrativo

La problemática generada por la reforma de los arts. 1° y 83 de la LFPA, no se agota con la respuesta sobre la procedencia del recurso de revisión. ¿Qué vía emplear contra la resolución del recurso de revisión —si la parte recurrente elige presentarlo ante el IMPI— o contra la resolución originaria de IMPI —si la parte afectada decide impugnarla directamente ante el Tribunal Federal, sin agotar el recurso de revisión en forma previa—?
El origen del debate se da en función de que el art. 83 de la LFPA señaló que contra el recurso de revisión, el particular podrá acudir a la vía "jurisdiccional". No fue posible definir si por "jurisdiccional", la ley se refería al acto material de juzgar o al formal. Y la indefinición volvía a producir confusión toda vez que se cuestionaba si por "jurisdiccional", el art. 83 de la LFPA se refería al Juzgado de Distrito o a la instancia administrativa referente al Tribunal Federal. Así, los litigantes recurrieron a la vía de su preferencia apostando a la suerte. De hecho, los tribunales produjeron tesis encontradas por lo que la Suprema Corte tuvo que intervenir y resolver636. En virtud de lo anterior, el 31/12/2000, el Presidente de la República promulgó y publicó en el Diario Oficial de la Federación, una serie de reformas a la Ley Orgánica del hoy Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, así como al Código Fiscal de la Federación637.
La reforma a la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal y de Justicia Administrativa estableció el que el Tribunal debía conocer de los juicios contenciosos promovidos contra resoluciones "dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimientos Administrativos"638 y "las que decidan los recursos administrativos..."639. Así, considerando que la LFPA debiera ser supletoria de LPI, el objeto de dichas disposiciones legales sería definir que contra las resoluciones del IMPI deba recurrirse al Tribunal Federal, sin importar si, mediante dicha resolución, el IMPI decide un procedimiento de "declaración administrativa" o un recurso de revisión.
En virtud de lo anterior, quedaría despejada la duda respecto del juicio contencioso, como la vía a recurrir contra resoluciones del IMPI y del amparo directo como recurso posterior640. Lo que seguiría siendo incierto es el carácter optativo u obligatorio del recurso de revisión. El que fuera obligatorio iría en contra de los arts. 2° y 83 de la LFPA, que le confieren el carácter de optativo. Sin embargo, no puede soslayarse el criterio que surge de interpretar "literalmente", el art. 11 (XIII) de la Ley Orgánica, en concreto la expresión "en los términos de la LFPA". Desde el punto de vista práctico, si el recurso fuera obligatorio, se estaría añadiendo una instancia más a los procedimientos contenciosos de LPI, por lo que en total se contarían cuatro en vez de tres (procedimiento ante el IMPI, recurso de revisión, juicio contencioso y amparo directo). De esta forma aumentaría sensiblemente la duración, costo y complejidad de dichos procedimientos, impactando la práctica negativamente ¿Contrario a NAFTA y TRIP'S?641 .

5. Los efectos del juicio contencioso

El Código Fiscal de la Federación se reformó con el propósito de ampliar el ámbito de facultades del tribunal, antes limitadas a la anulación de créditos fiscales (impuestos, multas, etc.). De esta forma, el régimen de atribuciones se amplió a la revisión de la legalidad de todo tipo de actos administrativos, que abarca las resoluciones dictadas en procedimientos seguidos en forma de juicio o "materialmente jurisdiccionales"642 602. Asimismo, se perfeccionó el sistema de suspensión provisional de los efectos del acto impugnado, antes reservado a créditos fiscales643. Ahora, puede pedirse la suspensión de los actos administrativos objeto de la impugnación, sin que ello implique restricciones o reservas644. Pero lo más importante: las sentencias del tribunal ya no sólo serán declarativas de la nulidad del acto impugnado645; además podrán "declarar la existencia de un derecho subjetivo y condenar al cumplimiento de una obligación..."646.
Por ellos, parece que contra la resolución del IMPI ya no es procedente la vía del amparo indirecto, sino el recurso de revisión y el juicio contencioso administrativo, no obstante la incertidumbre producida por la interpretación equívoca de las leyes y la jurisprudencia. Surge la pregunta sobre los beneficios que resultarían del cambio de vía. Ello dejando a un lado el cuestionamiento de fondo sobre el que el procedimiento de observancia de derechos de propiedad intelectual deba depositarse en la Administración Pública o en la judicial.
Sería muy positivo que las facultades del tribunal fueran de plena jurisdicción o substitución y no sólo de anulación y revocación. El Tribunal Fiscal parece cumplir esa expectativa, en especial por cuanto la reforma del 31/12/2000, al Código Fiscal, tuvo por propósito, entre otros, la ampliación de sus facultades, según se señaló anteriormente. Además, la ley impuso al Tribunal Federal el deber de analizar los aspectos formales del acto objeto de revisión, una vez que se hayan examinado los de fondo o sustantivos647En la práctica procesal de la propiedad intelectual se necesita urgentemente que el ente revisor de las decisiones del IMPI, pueda sustituirse a plenitud. Sólo así se despejaría la viciosa tendencia de los "amparos para efectos" y la consecuente necesidad de "cumplir ejecutorias". La vía contencioso-administrativa, ante el Tribunal Federal, luce aconsejable en principio. Sin embargo, para algunos estudiosos las facultades del tribunal no son en realidad de plena jurisdicción y sólo se limitan a la anulación o revocación con ciertos matices como es la facultad para constituir derechos y obligaciones, de ser así, la nueva vía no habría aportado mucho y lejos de beneficiar, sólo habría servido para entorpecer los procedimientos jurisdiccionales en materia de patentes.

6. Los retos del Tribunal Federal

Si resulta elegido, el Tribunal Fiscal y de Justicia Administrativa tendría que comenzar a trabajar de cero, por lo que se vería obligado a familiarizarse con las complejidades de la propiedad intelectual. Entre otras tendría que desarrollar su propia jurisprudencia, no obstante el hecho que, por aplicación de ley, ésta debe seguir la de la Suprema Corte de Justicia y los Tribunales Colegiados de Circuito648. Asimismo, los plazos de presentación de demanda y contestación tendrían que reducirse, porque resultan excesivos649. Por último, se esperaría que el Tribunal cuente con infraestructura y recursos suficientes, toda vez que recibiría una fuerte carga de trabajo adicional. Lo anterior genera la pregunta de si el nuevo sistema de revisión de resoluciones del IMPI debe considerarse como la antesala de un tribunal de la propiedad industrial con verdadera especialización, no obstante de carácter administrativo.

II. ACCIÓN CIVIL DE DAÑOS

Por su carácter de autoridad administrativa el DM no puede imponer condena de daños en los procedimientos de infracción administrativa. De conformidad con el sistema jurídico en México, las acciones de daños están reservadas a los tribunales del Poder Judicial en materia civil y mercantil650. Naturalmente lo anterior representa un problema, ya que la parte actora en el procedimiento de infracción, por lo general no sólo busca impedir o suspender la actividad ilícita, y el que tenga que recurrir a una acción distinta para el resarcimiento de daños, resulta desmotivador.
El art. 221 de la LPI establece: "Las sanciones establecidas en esta ley y demás disposiciones derivadas de ella, se impondrán además de la indemnización que corresponda por daños y perjuicios a los afectados en los términos de la legislación común y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente" (se añade destacado).
Por su parte, el art. 221 bis señala: "La reparación del daño material o la indemnización de daños y perjuicios por la violación de los derechos que confiere esta ley, en ningún caso será inferior al cuarenta por ciento del precio de venta al público de cada producto o la prestación de servicios que impliquen una violación de alguno o algunos de los derechos de propiedad industrial regulados en esta ley".
Los preceptos transcriptos confirman que deba recurrirse a una acción independiente a la administrativa a fin de pedir el resarcimiento por daños. Sin embargo, de lo anterior han surgido varias preguntas, por el estado de indefinición del sistema dualista, lo cual ha sido aprovechado por litigantes en la formulación y planteamiento de sus estrategias legales. ¿Cuándo debe interponerse la acción civil: antes, durante o después de la administrativa? ¿Puede el juez civil conocer del fondo del asunto —la violación al derecho de propiedad industrial— en el juicio de daños, lo cual en principio parece estar reservado al IMPI?
Todo pareciera indicar que la acción de daños puede promoverse en cualquier momento, incluso antes de la administrativa. Dentro de este esquema pareciera que el IMPI debe conocer del fondo del caso, a través de una acción administrativa, tendiente a resolver el fondo justamente y sólo hasta que éste se resuelva en firme, el juez civil podrá declarar los daños, aplicando la fórmula del art. 221 bis. Y lo anteriores por cuestión de competencia y no en virtud de que la LIP deba considerar la acción administrativa como prerrequisito de la de daños, como pudiera pensarse. Sin embargo, lo anterior no se ha dado así en la práctica, ya que las acciones civiles que se han interpuesto, aun en adición a las administrativas, han sido admitidas por los jueces y sustanciadas en el fondo. La justificación estriba en que la acción civil es de "naturaleza" distinta a la administrativa.
Asimismo, los litigantes recurren a la acción civil sosteniendo, liberalmente, que el art. 221 de la LPI, al emplear la referencia "además", permite que la actora en un litigio interponga acciones administrativas y civiles de manera simultánea o alternativa, según prefiera, para dirigirse al fondo de la controversia651 . Además de comprobarse el ilícito, la parte actora puede exigir el pago del 40% del valor de los productos o servicios objeto de la violación652. Dicha postura desvirtúa el sistema dualista por el que optó el legislador mexicano. Así, el riesgo de resoluciones contradictorias entre autoridad administrativa y judicial siempre está latente653.
Los gastos y costas procesales no pueden ser determinados por la autoridad administrativa y corresponde hacerlo a la judicial, por lo que son procedentes sólo en las acciones civiles de daños. El juez debe exponer sus razonamientos654 para condenar costas y éstas deben resultar justificables plenamente, por lo que es complicado que se obsequien en juicios de propiedad industrial, y menos cuando la autoridad administrativa resolvió sobre la infracción.

III. Medios Preparatorios al Procedimiento Administrativo

1. Medidas provisionales

La LPI contempla la posibilidad de que previamente a la presentación de la demanda administrativa, la parte actora puede pedir una serie de "medidas provisionales", a fin de obtener la suspensión de la actividad presuntamente infractora. Dichas medidas pretenden estar en contexto y armonía con los estándares impuestos por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA), así como con el TRIP'S655.
De esta forma, la LPI faculta al IMPI a emplear medidas tendientes a ordenar al presunto infractor la suspensión o cesación de la actividad presuntamente infractora656 y a retirar del comercio las mercancías objeto de la infracción657 y los utensilios, empaques, anuncios y demás objetos empleados en la producción o comercialización de los productos objeto de la infracción658 . También podrá ordenar el aseguramiento de bienes y objetos, incluyendo los equipos, instrumentos, materiales e insumos empleados en la perpetración del ilícito659. Por otra parte, a los terceros que comercialicen o participen en la fabricación del producto, el IMPI puede ordenarles la suspensión o cese de los actos que representan la infracción de la ley660. Sin estar del todo definido, la LPI contempla un procedimiento inaudita altera pars, que la parte solicitante de la medida podrá plantear al IMPI y que éste otorgará dependiendo del cumplimiento de los supuestos de ley.
En tal virtud, el solicitante de la medida deberá acreditar la titularidad del derecho y que éste se ha violado661. Además debe garantizar posibles daños a través de fianza662 y proporcionar la información para identificar los bienes, servicios o establecimientos sobre los que se deba aplicar la medida663.
Una disposición polémica es aquella que prevé que "la persona contra la que se haya adoptado la medida podrá exhibir contrafianza para responder a daños y perjuicios que se causen al solicitante de la misma, a efectos de obtener su levantamiento"664. "El Instituto deberá tomar en consideración la gravedad de la infracción y la naturaleza de la medida solicitada para adoptar la práctica de ésta y determinar el importe de la fianza y la contrafianza"665. Dicho precepto confiere al IMPI amplias facultades discrecionales en la decisión e implementación de la medida.
Por lo que hace a plazos, la LPI concede 10 días hábiles para que la persona en contra de quien se ordene alguna de las medidas realice sus observaciones666 y otros 20 días hábiles para que la parte solicitante presente la demanda de infracción que corresponda667. El cómputo de dichos plazos comenzará en el momento en que el IMPI haya modificado la medida, lo cual podrá ocurrir cuando se realiza una visita de inspección en la fábrica, bodega, oficina o instalaciones de aquella parte en contra de quien éstas deberán ser impuestas. Por último, en cuanto a responsabilidad, la parte solicitante deberá responder por los daños que se generen en caso de que la resolución definitiva, dictada en firme, le resulte desfavorable por no demandar dentro del plazo de 20 días hábiles668 .

2. Preservación de pruebas y requerimiento de informes

La LPI contempla ciertos mecanismos a fin de preservar pruebas o facilitar aquellas de difícil acceso. Así las cosas, el IMPI está facultado a pedir de cualquier persona los informes y datos que considere pertinentes, siempre y cuando lo solicite por escrito y la información tenga por motivo el esclarecimiento de los hechos en conflicto. La persona a quien el IMPI solicita información tiene 15 días para entregarla669. Por otro lado, las partes en los procedimientos de declaración administrativa podrán solicitar al IMPI que requiera a la contraparte la producción de pruebas bajo el control de éstos y cuyo acceso sea difícil para la solicitante, no obstante los esfuerzos realizados encaminados a su obtención. El IMPI podrá dictar "resoluciones preliminares y definitivas, de naturaleza positiva o negativa", en caso de que la parte a quien se dirige el requerimiento se niegue a aportar la prueba u obstaculice su acceso670.

IV. Aspectos Particulares de la Prueba en Materia de Patentes 

1. Reversión de la carga probatoria

La LPI contempla ciertas disposiciones relativas, en lo específico, a la prueba en los procedimientos de patente. La más importante resulta la de reversión de la carga de la prueba, por la que el presunto infractor debe probar que el producto que elabora se fabrica bajo un proceso diferente al patentado, cuando671..."I. El producto obtenido por el proceso patentado sea nuevo; y II. Exista una probabilidad significativa de que el producto haya sido fabricado mediante el proceso patentado y el titular de la patente no haya logrado, no obstante haberlo intentado, establecer el proceso efectivamente utilizado"672.

2. Prueba técnica

De gran interés resulta asimismo el tema de la prueba técnica en los litigios de patente. La prueba técnica es la de mayor importancia en procedimientos del tipo de los de la LPI, en los que se busca resolver disputas sobre eso precisamente: lo técnico673. La pregunta es cuál debe ser esa prueba, procesalmente hablando, ya que ésta puede adoptar la vertiente de peritaje o testimonio, fundamentalmente. El peritaje se justifica en aquellos casos en los que el juzgador no está versado en la técnica, por lo que tiene que recurrir a la asistencia de las partes, quienes a su vez proveen la información técnica que permite al juez tomar su decisión. ¿Pero qué sucede cuando el juzgador es perito en patentes y la técnica? ¿qué tipo de pruebas se presentará ante éste? El procedimiento de declaración administrativa de la LPI se justifica por eso: se sigue ante la autoridad experta. La LPI faculta al IMPI a resolver sobre las disputas de patentes, así como le atribuye poder conceder las patentes mismas. Además, dado la naturaleza de sus funciones, el IMPI puede allegarse de las pruebas que le permitan decidir. Lo anterior lo faculta a examinar y dictaminar sobre los testimonios y opiniones técnicas que reciba de las partes en el procedimiento o aun aceptar peritajes, para lo cual en este supuesto, debe procurar que se observen las reglas de preparación y desahogo de este tipo de pruebas674. En términos generales, las facultades del IMPI son lo suficientemente amplias como para emitir sus dictámenes y decisiones, valiéndose de los medios probatorios que reciba de las partes, más los que el instituto produzca por su cuenta.

565 Publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), del 27/6/1991.
566Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), del 2/8/1994 y en vigor el 1910/1994.
567Publicada en el Diario Oficial de la Federación, del 10/2/1976.
568Publicada en el Diario Oficial de la Federación, del 16/1/1987.
569 Así, el maestro David Rangel Medina en sus diversas obras, en especial la más reciente, RANGEL MEDINA, David, Derecho intelectual, UNAM - McGraw Hill, México, 1998.
570 Ley Federal de Variedades Vegetales, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 25/10/1996.
571Art. 15, un.
572RANGEL MEDINA, David, Derecha.., cit., p. 23.
573 Art. 16, LPI, otros precedentes establecen el concepto de novedad —arts. 12 (I) y (11), 17 y 18— el cual plasma una excepción a dicho criterio, de actividad inventiva (art. 12 [II]) y aplicación industrial (art. 12 UVI).
574Art. 25, LPI: "El derecho exclusivo de explotación de la invención patentada confiere a su titular las siguientes prerrogativas: I. Si la materia objeto de la patente es un producto, el derecho de impedir a otras personas que fabriquen, usen, vendan, ofrezcan en venta o importen el producto patentado, sin su consentimiento; y II. Si la materia objeto de la patente es un proceso, el derecho de impedir a otras personas que utilicen ese proceso y que usen, vendan, ofrezcan en venta o importen el producto obtenido directamente de ese proceso, sin su consentimiento. La explotación realizada por la persona a que se refiere el art. 69 de esta ley se considerará efectuada por el titular de la patente.
575 Art. 9°, LPI. Asimismo véase el resumen de los derechos de patente que hace el maestro RANGEL MEDINA, David, Derecho..., cit., p. 23.
576 Art. 210 de la Ley de Invenciones y Marcas de 1976, publicada en el Diario Oficial de la Federación (D0F), del 10/2/1976 y art. 229 de la Ley de la Propiedad Industrial de 1943, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), del 31/12/1942.
577 La Ley de 1975 listaba una serie de causales de infracción administrativa, en el art. 210 y de tipos delictivos en el art. 211. De manera similar lo hacía la ley de 1991, antes de la reforma de 1994, así las infracciones estaban contempladas en el art. 213, que en ciertas de sus fracciones se refería a patentes, lo mismo que el art. 223, éste relacionado a los delitos. Al respecto ver OLIVARES, Sergio, International patent litigation, Report on Mexico, Michael Meller Editor, BNA Books, Washington DC, 1996.
578 Así, César Sepúlveda analiza las posturas a favor y en contra del sistema o régimen de infracciones administrativas, sosteniendo que quienes están en contra ven en la actuación materialmente jurisdiccional de la Administración Pública algo que rompe con el equilibrio de poderes. Además está el desequilibrio producido por cuanto es la autoridad administrativa juez y parte, y la posibilidad de que los asuntos se "politicen" con mayor facilidad. Sin embargo, la postura a favor dice que en el mundo moderno es posible ver gobiernos que cumplen la función de legislar, juzgar y administrar, dividiendo las cargas entre los tres poderes, lo cual no necesariamente implica desequilibrio (SEPÚLVEDA, César, El sistema mexicano de propiedad industrial, 2' ed., Porrúa, México, 1981, ps. 194 a 196).
579 De acuerdo con los informes anuales del IMPI, especialmente el de 1999, la presentación de patentes ha incrementado de 10.531 en 1977 a aproximadamente 12.000 en 1999. La tendencia es alcista. Sobre los procedimientos de patentes no hay una cifra exacta pero de los 1500 litigios seguidos ante el IMPI en el 2000, aproximadamente el 5% fue de patentes. Consúltese IMPI, Informe Anual, 1999 y anteriores.
580 RANGEL ORTIZ, Horacio, Usurpación de patentes, Tesis Doctoral, Universidad Panamericana, México DF, 1994, ps. 410/421. Horacio Rangel Ortiz se refiere en su tesis doctoral a algunos de los primeros casos importantes en el litigio de patentes Entre otros casos resueltos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito, menciona los siguientes: "Gustavo Vázquez Glumer v. General Motors de México" (1940); "General Tire Cía. Hulera el Centenario" (1952); "David Kahn Inc. v. Artefactos Metálicos McGregor" (1959); "The Dow Chemical Company v. Fotograbadores Unidos" (1960); "R. v. Compañía Singer de Máquinas de Coser y Singer Mexicana" (1957).
581Art. 6°, fracción V de la Ley de la Propiedad Industrial.
582Arts. 187, 188 y 215 de la LPI.
583Arts. 179, 180 y 197 de la LPI.
584 De acuerdo con los arts. 19 y 25 de la LPI y 1° del Código Federal de Procedimientos Civiles, el titular de la patente es, en principio, quien tiene el interés jurídico para entablar acciones derivadas de ésta. Sin embargo, el art. 68 de la LPI señala que el licenciatario de la patente, cuyo contrato obre inscripto ante el IMPI, tendrá la facultad de ejercitar acciones legales, salvo que en el contrato se estipule lo contrario, esto es, que el licenciatario no tenga ese derecho.
585 Arts. 188 y 215 de la LPI. Curiosamente, el art. 6° de la LPI no es expreso en cuanto a la facultad del IMPI para actuar de oficio en las investigaciones.
586El autor no tiene referencia de casos que el IMPI haya llevado "de oficio" en materia de patentes. En marcas y derecho de autor sí se han producido (piratería, por ej.), lo cual ha permitido constatar lo cuestionable que resulta que lo haga, desde el punto de vista legal. Es contrario a derecho que el IMPI promueva acciones por cuenta de un interés particular, a quien finalmente correspondería efectuarlo.
587El IMPI puede realizar inspecciones, requerir informes y datos y puede practicar visitas de inspección para hacer las verificaciones (art. 203, LPI). Derivado de lo anterior, puede inspeccionar establecimientos, productos y documentos relacionados con el objeto de la verificación o visita (arts. 205 a 212 bis, LPI). Los preceptos anteriores se refieren a las reglas de visita, inspección y aseguramiento. El art. 204 LPI se refiere a la facultad del IMPI para pedir informes y documentos a las partes. El IMPI, asimismo, puede allegarse de las pruebas que estime pertinentes
para resolver (art. 192 bis, LPI).
588El término "contencioso administrativo" guarda una acepción de índole formal y material. Formalmente se refiere a los órganos con competencia para resolver las controversias o reclamaciones entre la Administración Pública y los particulares (tribunales administrativos o contencioso administrativos). Materialmente se refiere al "control jurisdiccional de la Administración". Así Orendain y Manzanero, citando a los profesores Gabino Fraga y Andrés Serra Rojas (ORENDAIN KUNHARDT, Ignacio - MANZANERO ESCUTIA, Francisco Xavier, Un Tribunal Federal de lo Contencioso Administrativo. Un paso más en la justicia administrativa, la ed., Barra Mexicana de Abogados, Estudios Jurídicos Conmemorativos del Setenta y Cinco Aniversario de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, México, noviembre de 1998, ps. 38/39).
589Entre otros presupuestos, el actor debe acreditar personalidad en su calidad de solicitante "por su propio derecho", o en su representación. En este segundo caso requiere poder en los términos del art. 181 de la LPI. Si la demanda se formula por varios actores, se debe designar representante común (art. 182, LPI).
590 Entre otros debe acreditarse el interés jurídico del art. 1° del Código Federal de Procedimientos Civiles; la personalidad que da legitimidad a las partes y sus representantes para actuar ad causan; y procesa" ya sea por propio derecho o en representación de alguna de las partes; y el cumplimiento de exigencias legales sobre demanda, contestación, alegatos, ofrecimiento de pruebas, etc., lo cual incluye los plazos para su presentación. Ver SEPÚLVEDA, César, El sisee.: ma..., cit., ps. 197/198. Ver asimismo RANGEL MEDINA, David, Derecho..., cit., p. 166.
591Arts. 209 (IX) y 216 de la LPI.
592Arts. 183 y 189 de la LPI y 69 del Reglamento de la LPI.
593Resulta incuestionable la diferencia existente entre ambos procedimientos. El de la LPI se rige por las particularidades ya expuestas. Respecto de los incidentes, el art. 195 de la LPI los excluye expresamente, por lo que todas las cuestiones de índole formal ocurridas durante el procedimiento deben valorarse y resolverse en la resolución definitiva. Por su parte, el CFPC establece con toda claridad un procedimiento bien demarcado y delineado, en el que las etapas procesales se dividen en instrucción, dividida a su vez en etapas preparativa, expositiva, probatoria, conclusiva, resolutoria, impugnativa y ejecutiva (BECERRA BAUTISTA, José, El proceso civil en
México, 4' ed., Porrúa, México, 1974).
594 Arts. 190 y 216, LPI. El art. 198 de la LPI, proporciona un plazo especial de 15 días para presentar pruebas provenientes del extranjero. El IMPI requerirá al solicitante el cumplimiento de los requisitos del art. 189, si lo omite el solicitante (art. 191, LPI), lo cual no implica que éste pueda omitir la presentación de poder o pruebas.
595 Art. 192, LPI. Las excepciones a las reglas tradicionales del procedimiento civil están en las pruebas confesional y testimonial, las cuales deben estar contenidas en documentos.
596Título Séptimo, Capítulo I de la LPI, arts. 203 a 212 bis.
597Art. 199 de la LPI.
598Arts. 214 y ss. de la LPI.
599 La aplicación de daños y perjuicios está reservada a los tribunales civiles del Poder Judicial. Arts. 73 (XXIX-H), 94, 104 (I), 116 (III) y (V) de la Constitución Política; art. 19 del CFPC; art. 53 de la Ley Orgánica del PoderJudicial de la Federación; art. 156 del Código de Procedimientos Civiles para el D.F. y art. 50 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del DF.
600Art. 1' LPI.
601ATL. 216, LPI y 330 y 333, CFPC.
602La única excepción son las pruebas provenientes del extranjero. Al respecto el art. 198, LPI otorga un plazo de 15 días adicionales para presentarlas.
603Arts. 14 y 16 de la Constitución Política de México.
604 El precepto constitucional transcripto asimismo constituye el art. 1° de la Ley de Amparo reglamentaria de los arts. 103 y 107, constitucionales.
605Art. 114, fracción II, Ley de Amparo. A su vez el art. 114 cobra su fundamento en lo que disponen los arts. 107 (111) y 107 (IV) de la Constitución.
606El art. 17, constitucional, se refiere al hecho de que la administración de justicia sólo puede dictarla los tribunales previamente establecidos. Los arts. 94 y ss. se refieren a la composición, estructura y atribuciones de los tribunales del Poder Judicial. Por su parte, los arts. 73 (XXIX-ID, 122 (IV-E) y 1041-B de la Constitución se refieren a la justicia y tribunales administrativos. El Tribunal Fiscal es un tribunal administrativo.
607Art. 114, fracción 11, Ley de Amparo.
608Art. 114, fracción IV, Ley de Amparo.
609Art. 158, Ley de Amparo.
610Así, NORIEGA, Alfonso, Lecciones de amparo, T. I, 4° ed., Porrúa, México, 1993, ps. 43 y 55.
611Art. 80, Ley de Amparo.
612Arts. 104 y ss., Ley de Amparo.
613Así de la interpretación del art. 78 de la Ley de Amparo, conforme a la jurisprudencia.
614Existe abundante jurisprudencia sobre este tema, dictada por los Tribunales Colegiados. Consúltese entre otras la del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Gaceta del Seminario Judicial de Federación, 8' época, t. 76, abril de 1994, tesis 1, 4 o 6, J/58, p. 33. Dicha tesis enumera los anteriores puntos, entre otros. La doctrina asimismo define y explica el concepto diciendo que lo supletorio es lo que "reemplaza o sustituye" y que "en materia jurídica la supletoriedad se da cuando en una ley falta algo ose encuentra incompleto o deficientemente regulado". MINVIELLE SEMPÉ, Carlos, Técnica legislativa y desregulación, 3' ed., Pomía, México, 2000, p. 122. Dicho autor se refiere también a los factores de la jurisprudencia.
615 En el caso particular, lo anterior se actualiza por completo, ya que la LPI prevé la supletoriedad del CFPC, en el art. 187 y asimismo admite la prueba pericial, en el art. 192. La aplicación supletoria se da pues, en virtud de que no obstante la LPI prevé la figura de la pericial, no contempla reglas específicas de preparación y desahogo.
616Ver nota anterior.
617Título Sexto de la LPI, el cual abarca tres capítulos.
618Capítulo II del Título Sexto de la LPI.
619Art. 181, LPI.
620Arts. 189, 190, 191, 193 y 197, LPI.
621Arts. 193, 194, 196, 198 y 199, LPI.
622Arts. 192, 192 bis, 198 y 192 bis 1, LPI.
623 Art. 199 de la LPI, el cual por cierto es limitadísimo en su ámbito, al no prever situaciones tales como los efectos de la resolución.
624Art. 199 bis, LPI.
625 LFPA, publicada en el DOF del 4/8/1994 y reforma del I9/4/2000. Para incluir organismos descentralizados.
626Justamente el art. I° de la LFPA, conforme a la reforma de abril, extiende su ámbito de aplicación a los organismos descentralizados. Por otra parte, la LFPA contempla diversos capítulos que regulan entre otras figuras, el acto administrativo, su régimen jurídico, nulidad eficacia y extinción, así como el procedimiento administrativo y la "mejora regulatoria". Por otra parte, cabe señalar que el capítulo 3 de la "mejora regulatoria" es la única excepción a la aplicación supletoria de la LFPA, aplicando obligatoria y directamente a los actos de la Administración Pública.
627Ver art. 6° en el que se estipula que el IMPI es un organismo descentralizado y art. 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que define lo que es un organismo descentralizado.
628Ello en aparente violación de los criterios jurisprudenciales en materia de supletoriedad.
629 Como se ha visto, el amparo está regido por el principio de definitividad, previsto en el art. 107 (III) (a), constitucional y en el art. 73 (XIII) de la Ley de Amparo. En términos generales, dichos criterios significan que el juicio de amparo o garantías sólo puede promoverse una vez agotados los recursos o instancias previas. En el caso "Bacardí v. Superetes Comercial SA de CV", Juzg. 3° de Distrito en Materia Administrativa del DF 389/2000, resolución del 15/12/2000, se produjo uno de los primeros sobreseimientos generados por la aplicación del recurso de revisión.
630 Así la sentencia del juez Tercero del Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, quien el 15/12/2000, en el caso "Bacardí and Company Limited v. Superetes Comercial SA de CV". La juez decretó el sobreseimiento del juicio de amparo, por incurrir en la causal de improcedencia del art. 73 (XV) de la Ley de Amparo, referente al principio de definitividad. Para la juez resultaba procedente el recurso de revisión, previo al amparo —curiosamente no se refiere al juicio contencioso administrativo—, debido a la aplicación supletoria de la LFPA a la LPI. Las razones son las anteriormente expuestas. Además citó la jurisprudencia nro. 116/99 que resuelve una contradicción de tesis en el sentido de que los recursos o medios de defensa ordinarios sí pueden establecerse en ordenamiento legal diverso del que sirve de fundamento a la emisión del acto reclamado.
631El art. 1°, única y expresamente, excluye del ámbito de la LFPA las materias fiscal, responsabilidad de servidores públicos, ministerio público, competencia económica (antitrusOy en parte las prácticas desleales de comercio internacional y la financiera.
632• SERRA ROJAS, Andrés, Derecho administrativo, Porrúa, México, 1980.
633La crítica que se hace es que la primera postura sólo se queda en la teoría y doctrina. Resultaría viable modificar la LFPA y probablemente la LPI misma.
634Art. 83 de la LFPA. Como se dijo anteriormente, se considera a la LEA una ley marco que rige supletoriamente las disposiciones de legislaciones administrativas como la LIP. Por lo tanto, el recurso de revisión que aquélla prevé resulta aplicable por extensión, en contra de actos de autoridades como el IMPI, sin importar si está expresamente previsto en la LPI. Esto lo sostuvo el juez Tercero en el caso "Bacardf', citado supra. El art. 83 se reformó el 30/5/2000, para dejar claro que el recurso de revisión resulta procedente ahora para todos los actos administrativos de organismos descentralizados como el IMPI, que pongan fina un expediente —por ejemplo, una resolución del IMPI— o resuelvan una instancia.
635Arts. 86 y 91, LFPA.
636 Quienes proponían la vía de amparo lo hacían sosteniéndose de dos jurisprudencias de la Suprema Corte, resolviendo en contradicción de la tesis producidas por los Tribunales Colegiados de Circuito. Las contradicciones referidas son la 12.199, tesis 117/99 y 118/99. Ahí resolvió la Corte que el juicio ante Tribunal Fiscal sólo era procedente cuando la condena o sanción de la autoridad administrativa no se limita a una multa o crédito fiscal, las resoluciones de IMPI típicamente imponen otras sanciones además de la multa como lo es la suspensión definitiva, clausuras, publicación en la Gaceta.
637 Antes de la reforma, autores como ORENDAIN KUNHARDT, Ignacio - MANZANERO ESCU- TIA, Francisco Xavier, Un Tribunal._ cit., p. 46, propusieron que se instituyera un tribunal administrativo, dependiente del Poder Judicial (no del Ejecutivo) y de plena jurisdicción. Sin embargo, como se verá, dicho tribunal administrativo no es otra cosa que la modificación del Tribunal Fiscal, con ampliación de la competencia a casi todas las materias administrativas y con ciertas atribuciones adicionales, como es que puede constituir derechos y obligaciones, siendo que antes sólo era de nulidad. Sin embargo ¿llegan las atribuciones a jurisdicción plena? Además, el tribunal quedó en el Poder Ejecutivo.
638 Art. 11 (XIII) de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, reformado el 31/12/2000. Sin embargo, reina ambigüedad en cuanto al significado del concepto "en términos de la LFPA", toda vez que no se dice expresamente si se refiere a la aplicación de dicho Código en forma directa —lo cual luce absurdo— o supletoria, lo cual resulta más consistente con la naturaleza de dicho ordenamiento legal y está incluso establecido en el art. 2° de la LFPA. Una parte de la doctrina está en desacuerdo con la reforma de diciembre de 2000, considerándola un nuevo "albazo", que condujo a un cambio precipitado e irreflexivo. Ver trabajo sin cita bibliográfica de PÉREZ DE ACHA, Luis M. et al., Reflexión crítica sobre el nuevo contencioso administrativo.
639 Art. 11 (XIV) de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, reformado el 31/12/2000.
640Art. 85, Ley de Amparo.
641Arts. 41 (1) y (2) de TRIP' S y 1714 (1) y (2) de NAFTA. Ambos tratados exigen procedimientos expeditos y de plazos razonables.
642El encabezado del art. 208 bis, Código Fiscal de la Federación, se refiere a "actos impugnados".
643 Art. 144, Código Fiscal de la Federación, se refiere a la suspensión de créditos fiscales y el art. 208 bis, a todo tipo de actos administrativos. Este último se insertó con la reforma. Sin embargo, el art. 208 bis ha sido objeto de severas críticas por parte de la doctrina, por cuanto las nuevas reglas de suspensión "provocan inseguridad jurídica y colocan a los justiciables en estado de verdadera indefensión". Entre otros, hay definición de plazos y reglas de impugnación de negativas. Ver trabajo de PÉREZ DE ACHA, Luis M. et al., Reflexión..., Cit.
644Art. 208 bis, Código Fiscal de la Federación.
645 Art. 239, fracciones 1,11y III del CFF. Antes de la reforma las facultades del tribunal básicamente eran de nulidad.
646Art. 239 (IV) del CFF, conforme a la reforma del 31/12/2000. Para PÉREZ DE ACHA, Luis M. et al., Reflexión..., cit., "el texto vigente a partir del 1° de enero de 2001 de los arts. 208, frac- VIII, 237, primero y último párrafos y 239, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación atribuyeron plena jurisdicción al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, al cumplir la materia del contencioso administrativo y los efectos de las sentencias dictadas en los juicios,
y facultarlo para reconocer la existencia de derechos subjetivos, condenar a la Administración Pública federal al cumplimiento de una obligación, así como declarar la nulidad de las resoluciones impugnadas". Por su parte ORENDAIN KUNHARDT, Ignacio - MANZANERO ESCUTIA, Francisco Xavier, Un Tribunal._ cit., p. 45, distinguen entre tribunales de justicia retenida, justicia delegada, de anulación y plena jurisdicción. Por estos últimos entienden aquellos tribunales con poderes, potestades y facultades de un juzgador, esto es, con la fuerza y competencia para hacer cumplir sus resoluciones.
647Art. 237, CFF.
648Código Fiscal de la Federación. Título Sexto, "Del procedimiento contencioso administrativo", capítulo XII, "De la jurisprudencia", arts. 259 y ss. El art. 259 menciona que la jurisprudencia se publica en la Revista del Tribunal de la Federación.
649 Art. 262, cuarto párrafo del CFF, los arts. 207 y 212 conceden respectivamente al actor y demandada 45 días hábiles (más de 2 meses), para presentar la demanda o contestación. Dichos plazos son muy superiores a los 15 días hábiles que concede la Ley de Amparo para la presentación de demandas de amparo. Será recomendable revisar lo anterior o, de lo contrario, podrán venir reclamaciones comerciales de los socios comerciales de México, derivadas del TLC y TRIP'S.
650 En principio, de conformidad con el art. 104, constitucional, los tribunales contencioso administrativos tienen facultades restringidas. Por otra parte, los códigos de procedimientos civiles, federal y estatal sustanciaron los procedimientos derivados de los derechos consignados en los códigos civiles y el de daños es un tema que concierne el Código Civil. Ver como ejemplo el artículo 1910 del Código Civil Federal.
651Ver, OSTOS DELA GARZA, Alejandro, "Defensa de la propiedad industrial", apunte de clase sin publicar. Ahí el creador de la teoría independentista de las acciones civiles y administrativas, sostiene que el art. 221 es claro al emplear el concepto "además", lo cual permite al juez conocer de la acción de daños ya que la conducta que deriva del ilícito se produce de conformidad con el art. 1910 del CCiv., independientemente que sobre ésta, asimismo, se genere una infracción administrativa. De la teoría anteriormente señalada se produjo la siguiente tesis de los tribunales civiles: "Propiedad industrial, Ley de la": "No es necesaria la previa declaración administrativa de infracciones para la procedencia de las acciones mercantiles y civiles previstas en dicha legislación". "La procedencia de las acciones civiles y mercantiles a que alude el art. 227 de la Ley de la Propiedad Industrial no están condicionadas a la previa declaración de alguna o algunas de las infracciones administrativas previstas en el diverso numeral 213 de esa legislación, pues la finalidad de éstas es eminentemente sancionadora y se da en el marco de las relaciones Estado-particular, mientras que la finalidad de las primeras es netamente conmutativa, cuya relación atañe sólo a particulares; por tanto, al ser independientes unas de otras, para que proceda la acción de daños y perjuicios, reclamada como suerte principal, la parte actora tendrá que probar los hechos constitutivos de la misma, es decir, la conducta o actos de la demandada que los ocasionaron, independientemente de que los mismos puedan actualizar determinadas infracciones administrativas".
652 Art. 221 bis. La reparación del daño material o la indemnización de daños y perjuicios por la violación de los derechos que confiere esta ley, en ningún caso será inferior al cuarenta por ciento del precio de venta al público de cada producto o la prestación de servicios que impliquen una violación de alguno o algunos de los derechos de propiedad industrial regulados en esta ley. Al respecto Ostos de la Garza sostiene que el monto del 40% corresponde a un daño "punitivo" o "compensatorio", que se aplica en forma directa sin que se requiera prueba alguna. Lo anterior parece alentador, sin embargo hay posturas que se manifiestan en sentido contrario.
653Ver "Ernesto Barba Gómez v. McDonald's Sistemas de México SA de CV et resuelto por el Juzgado 11 Civil en el Distrito Federal (ciudad de México) y revisado por el Tercer Tribunal Colegiado en Maten a Civil, 655/2000-13. En este caso la acción administrativa se resolvió a favor de la demandada y la civil a favor de la actora. Por cierto que, a fin de cuentas, el juez civil no efectuó ninguna condena y existe la posibilidad de que ésta no se produzca, aun en vía de incidente como fue planteada por la actora. No se han determinado daños y probablemente no se determinen. Por lo tanto, la sentencia de tribunales sólo habrá servido para producir confusión. Consúltese: OLIVARES (Jr.), Sergio - LUNA, Alejandro, "New Trends in IP Damages", IP Litigotion Yearbook 2000, Managing Intellectual Property, Euromoney Publications, England", p. 20.
Art. 222, CFPC.
654Art. 222, CFPC.
655Art. 1716, TLCN y art. 50, TRIP'S.
656Art. 199 bis III, LPI.
657Art. 199 bis I y II a), LPI.
658Art. 199 bis II b), c) y d), LPI.
659Art. I99 bis IV, LPI.
660Art. 199 bis V y VI, segundo párrafo, LPI.
661Art. 199 bis 1 a), b), c) y d), LPI.
662Art. 199 bis II, LPI.
663Art. 199 bis III, LPI.
664Art. 199 bis I, III, segundo párrafo, LPI.
665Art. 199 bis I II, tercer párrafo, LPI.
666Art. 199 bis 2, LPI.
667Art. 199 bis 3, LPI.
668Art. 199 bis 3, I y II, LP1.
669Art. 192 bis, LPI.
670 Art. 192 bis I, LPI.
671Art. 94, LPI.
672Art. 192 bis 1, LPI.
673 Consúltese RANGEL ORTIZ, Alfredo, "The role and function of experts in patent proceedings", Quesrion 136 AIPPI, Report on Mexican Group, Rio Congress, 1998.
674Al respecto, los arts. 144 y ss. del Código Federal de Procedimientos Civiles establece la mecánica de instrumentación y desahogo de la prueba pericial. Por lo general, cada parte nombra un perito, y éste rinde su dictamen, de resultar contradictorio deberá nombrarse perito tercero a cargo del tribunal (o del IMPI), quien rinde un tercer dictamen que deberá aportar mayores elementos de convicción al juez y al juzgador.